공지문

 ◇ 안녕하세요, JW홀딩스 법무팀입니다. 2024년 4월 제개정법령 중 우리 그룹 사업관련법령으로 특별히 소개할만한 것이 없어, 대법원 판결 중 상표법상 상표등록무효심판에 관한 것을 소개하려고 합니다(리가켐바이오 vs 레고 쥬리스 A/S 상표등록무효사건).

완구류에 관한 주지저명상표를 의약품류의 상표로 등록하는 경우(대법원 2023.11.16. 선고 2020후11943 판결)

 ◇ 사실관계

 - 본 사건은 덴마크 회사인 레고 쥬리스 에이/에스(LEGO Juris A/S, 원고)와 국내 ADC 항암제 등을 개발하고 있는 바이오텍인 레고켐바이오사이언스(2024.3. 상호를 리가켐바이오사이언스로 변경)와 사이의 사건입니다. 즉, 원고(편의상 '레고'라고 하겠습니다)는 피고(편의상 '리가켐'이라 하겠습니다)이 'LEGOCHEMPHARMA'라는 상표('아래 '이 사건 등록상표')가 등록되기 전부터 완구류를 지정상품으로 하는 '레고'라는 상표(아래 "선사용상표")를 등록하여 사용하고 있었습니다. 그런데 그 후 리가켐이 의약품류를 지정상품으로 하여 "이 사건 등록상표"를 등록하여 사용하자 레고가 리가켐을 상대로 "이 사건 등록상표"에 대해 등록상표무효를 청구한 사안입니다. 

 - 그런데 레고의 등록무효심판사건을 접수한 특허심판원은, 완구류와 의약품류는 경제적 견련성이 있다고 보기 어렵고, 의약품류에 이 사건 등록상표를 사용한다고 하여 완구류에 관하여 선사용상표에 관한 일반수요자들에 대한 이미지나 가치가 훼손될 우려가 없다는 등의 이유를 들어 청구를 기각하는 심결을 했습니다(레고 패소 / 리가켐 승소). 

 - 이에 대해 레고가 특허법원에 특허심판원 심결의 취소를 구하는 소송을 제기했고, 특허법원에서는 레고의 손을 들어주었고 이에 리가켐이 상고를 제기하였는데 대법원은 상고를 기각하여 최종 확정되었습니다. 아시는 바와 같이 지난 3월말 정기주총에서 리가켐이 상호를 변경한 것은 이에 따른 조치인 것입니다.

 ◇ 법무팀 의견

 - 상표가 상표권으로서 보호를 받기 위해서는 상표법에 따라 등록을 해야 합니다. 

 - 이때 등록하려는 상표가 식별력이 없는 경우에는 등록될 수 없습니다. 예를들면 상표법 제33조 제1항 제1호는 보통명사를 보통으로 사용하는 경우는 상표로 등록할 수 없다고 규정하고 있습니다. 따라서 예컨대 치킨사업을 표시하는 상표로 '후라이드치킨'을 상표로 등록하거나 사과 판매업을 하면서 '사과'를 상표등록하는 것은 허용되지 않습니다. 어느 정도 연령이 있으신 분들은 우리은행이 상업은행에서 우리은행으로 바뀔 때 상표문제가 있었던 것을 기억하고 있을 것입니다. 그리고 상표로서 식별력이 있다고 하더라도 그것이 타인이 가진 상품이나 영업의 식별력이나 명성을 손상시킬 우려가 있는 경우에는 역시 등록할 수 없는데(상표법 제34조 제1항 제11호) 본 사안이 바로 그것이 쟁점이 된 사안입니다.

 - 상표법 제34조 제1항 제11호는 '수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표'는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있습니다. 법률요건으로 쪼개어 보면 선사용상표가 '주지저명할 것', 이 사건 등록상표가 '선사용상표의 식별력 내지 명성을 손상시킬 우려가 있을 것'이라는 두 쟁점에 대한 판단이 필요합니다.

 - 먼저 '레고' 상표의 주지저명성에 대해서는 크게 다툼은 없었는데요. 판결을 통해 저도 처음 알았는데 '레고'라는 상표가 1934년부터 사용되기 시작하고 우리나라에서도 1985년부터 사용되었다고 하니 90년/40년 된 상표네요. 동아출이나 YBM 등 영어사전에도 '레고'가 레고(원고)의 상표라고 기재되어 있다고 합니다. 그리고 전세계적으로 1년에 36억개의 블록이 팔리고 1초당 7개의 레고완제품박스가 팔린다고 합니다.

 - 두번째는 선사용상표와 이 사건 등록상표가 얼마나 유사한지, 그래서 이 사건 등록상표가 선사용상표의 식별력이나 명성을 훼손할 우려가 있는지 판단이 필요한데요. 이 사건 등록상표인 'LEGOCHEMPHARMA'를 보면 보면 뒷부분 CHM은 화학(Chemical)을 뜻하고, pHARMA는 제약/의약품(Pharmacy)을 뜻하는데 모두 보통의 의미로서 식별력이 없고 따라서 상표에 식별력을 부여하는 부분은 앞부분인 'LEGO'라고 보았습니다. 결국 이 사건 등록상표 중 'LEGO'와 선사용상표 '레고' 혹은 'LEGO'가 비교대상인데 두 상표가 서로 유사하다는 것은 따로 언급할 필요도 없겠습니다. 이에 대해서 리가켐은 일반인들 사이에 레고켐바이오사이언스는 '레고켐' 또는 '레고켐바이로'로 불리기 때문에 선사용상표와 유사하지 않다고 항변했으나 기각되었네요.

 - 요약하면, 우리법에는 특정한 사업자, 상품이나 영업 등을 표창하기 위하여 사용하는 상표, 상호 등에 대한 보호장치를 두고 있습니다. 이와 관련된 법률이 상법, 상표법, 표시광고법, 부정경쟁방지법 등인 것이지요. 이 법령들에 저촉될 때에는 본건처럼 20년 가까이 사용하던 상표를 바꾸어야 하거나 손해배상을 해주어야 하거나 형사책임까지 문제가 될 수 있습니다. 물론 원고가 되어 권리를 주장해야 하는 경우도 생기구요. 따라서 업무중에 우리의 권리는 잘 지키고 타인의 권리를 침해해서 문제가 발생하지 않도록 살피는 것이 중요하다 생각됩니다.